陈 健*
摘要:专利不侵权之诉是目前专利涉嫌侵权人可能会提出的一种诉讼方式，通过这种诉讼可以解决受到专利权人威胁的状况。本文通过对美国专利不侵权之诉的研究，对我国专利不侵权之诉的处理方法提出了完善建议，认为应当在警告—不侵权之诉的模式下扩展提出不侵权之诉的理由，并且对于独立提出不侵权之诉和反诉，以及不侵权之诉的管辖地、行政诉讼与不侵权之诉的冲突等重要问题进行了深入研究。
关键词：专利、不侵权之诉、行政诉讼、管辖、警告函
权利人发布侵权警告或声明， 甚至直接向上下游企业发函，宣扬涉嫌侵权人的产品存在涉嫌问题，不仅会导致涉嫌侵权人处于不安、危险或受威胁状态，同时也会使其合法商业利益受到或可能受到损害，影响涉嫌侵权人的正常生产和经营。
不侵权之诉的主要功能在于保护受到侵权威胁而处于不稳定地位的一方当事人。如果没有不侵权之诉，潜在的侵权人没有任何机会能够避免来自权利人的威胁。不侵权之诉也为侵权人提供了一个经济的抗辩方法，不必始终等待权利人的诉讼行为，而可以直接向法院提出不侵权之诉。不侵权之诉不仅扩大了涉嫌侵权人的诉讼能力，也对于权利人的诉讼构成了一种障碍。
不侵权之诉也可以防止潜在的侵权人变成实际侵权人而造成更为严重的后果，因为涉嫌侵权人提出不侵权之诉，就可以防止进一步对权利人造成损害。因此，不侵权之诉可以使双方当事人在遭受重大和不可弥补的损失之前而避免损失的发生，而其他救济措施无法发挥不侵权之诉的作用1。
美国早在1934年即制定了《联邦确认判决法》。该法规定, 在存在实际争议的案件中, 若双方当事人请求确认各自权利或其他法律关系, 法院有权作出相应判决, 而不论当事人是否请求给予进一步的救济措施。知识产权争议是不侵权之诉的主要适用对象。在知识产权尤其是专利领域,被指控侵犯专利权者得以援引该法第2201条及第2202条之规定, 主动提起请求法院确认其行为不构成专利侵权的诉讼。英国专利法（1977）第70条、英国商标法（1994）第21条, 均对无端的侵权威胁规定了类似的救济途径2。
一、美国专利不侵权之诉
如果专利权人威胁其生产相似产品的竞争对手专利侵权，竞争对手可以提请不侵权之诉，以判断其是否实际侵犯了专利权。如果没有不侵权之诉，竞争对手将处于不稳定的地位，而专利权人会一直保持对竞争对手的威胁，同时专利侵权威胁也将影响竞争对手市场开发等商业行为。
美国早期确认不侵权之诉的测试方法通常是：（1）要求潜在的侵权人必须实际生产或准备生产涉嫌侵权产品；（2） 专利权人的行为必须给潜在的侵权人创制了一种合理担忧，这种担忧是指涉嫌侵权的行为如果继续进行，专利权人将会提起诉讼。这是在1996年Cardtoons, L.C. v. Major League Baseball Players Ass'n一案中建立的判断标准3。
合理担忧是指假定的侵权者，是否产生了会被权利人提起诉讼的忧虑。法院在审查时，通常假定一位合理智识的人处于假定侵权者的地位，综合各种情况，看权利人的行为是否让他产生将被提起侵权之诉的合理担忧。
在不侵权之诉的早期判例Aetna Life Insurance Co. v. Haworth中，法院认为，当事人双方的争议应当限于“明确的和具体的，影响到存在相对法律利益的当事人双方的法律关系”。合理理由的担忧，是指争议持续下去，该当事人就会承担责任。
在Maryland Casualty一案的判决中，法院更明确地指出，应当调查当事人的不利地位和争议的实质性，以便正确适用合理担忧规则：
（1）法院要调查，竞争对手生产的产品是否构成对专利权潜在的侵权。在不存在潜在侵权的情况下，法院将会禁止当事人提起不侵权之诉。
（2）法院要调查，如果原告生产的产品类似于专利产品，专利权人是否有意图提起诉讼。如果专利权人并没有做出专利侵权的指控，法院将会认为争议并不真实存在。
此后，在一些判例中，法院逐渐丰富了不侵权之诉的判断标准。在Societe de Conditionnement en Aluminium v. Hunter Engineering Co. 一案中，法院认为：“真实和合理的担忧是指侵权人如果继续生产其产品，将会承担责任。”因此，为了使自己的生产进行下去，消除权利人提起诉讼干扰自己生产的担忧，涉嫌侵权人可以提出不侵权之诉4。
在Dunn Computer Corp. v. Loudcloud, Inc. 一案中显示，停止侵权的信函如果没有明白地威胁进行诉讼，则并不构成建立不侵权之诉的基础。在该案中，法院清楚地分析指出，在只有一封停止侵权的信函而没有当事人之间进一步的合同或谈判时，并不构成建立不侵权之诉的基础。在该信中并没有提及或威胁进行诉讼，它只是友善地希望不侵权之诉的原告友好协商解决争议，因此法院基于自由裁量权而不允许提出不侵权之诉。
第十巡回法院认为存在四个主要事实，来认定是否进行不侵权之诉审理：（1）不侵权之诉是否能够用于解决争议；（2）不侵权之诉是否能够用于理清法律关系；（3）不侵权之诉是否仅仅被用于诉讼战略目的；（4）是否存在比不侵权之诉更好的救济措施5。在考虑上述事实的基础上，法院判断是否允许提起不侵权之诉。
因此，法院在审查被告的行为是否产生诉讼的合理担忧时，首先要考虑是否明确地表达过侵权指控，如果没有则考虑是否有默示的诉讼威胁。诉讼威胁既可用语言表示也可用行为表示，既可直接对原告作出也可向第三人作出，但权利人的行为或语言必须使涉嫌侵权人认为诉讼极有可能发生。
（原文载于第五届“罗马法●中国法与民法法典化”国际研讨会论文集，2014年9月●北京。
电子版编辑：杜萌）
* 陈健，中国政法大学民商经济法学院副教授。
1 Lorelei Ritchie De Larena, RE-EVALUATING DECLARATORY JUDGMENT JURISDICTION IN INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES, Indiana Law Journal, Summer, 2008，83 Ind. L.J. 957.
2张广良：“确认不侵权之诉及其完善”，载《人民司法》2008年第11期，第96—99页。
3John M. Bunting, SUREFOOT LC V. SURE FOOT CORP.: A NEW STANDARD FOR TENTH CIRCUIT DECLARATORY JUDGMENT JURISDICTION IN INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES, OR HOW CARDTOONS GOT THE BOOT, Oklahoma Law Review, Winter, 2010, 62 Okla. L. Rev. 357
4 Lorelei Ritchie De Larena,RE-EVALUATING DECLARATORY JUDGMENT JURISDICTION IN INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES, Indiana Law Journal, Summer, 2008, 83 Ind. L.J. 957.
5 John M. Bunting, SUREFOOT LC V. SURE FOOT CORP.: A NEW STANDARD FOR TENTH CIRCUIT DECLARATORY JUDGMENT JURISDICTION IN INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES, OR HOW CARDTOONS GOT THE BOOT, Oklahoma Law Review, Winter, 2010, 62 Okla. L. Rev. 357.
